一、商标注册制度概述
马来西亚知识产权局负责马来西亚的商标注册申请受理与审查,主要流程为:申请—受理—实质审查—公告—核准发证。马来西亚商标注册申请被受理后,经实质审查通过后进入公告期。公告日起2个月为异议期,任何利益相关人可提出异议。公告期内无人异议或者异议不成立的,可获准注册并颁发注册证。目前,马来西亚商标注册需要2-3年,如中途遇到异议或驳回,时间将会延长,往往可能会耗时3年以上。商标注册后10年有效,有效期自申请日起算。到期前6个月内可以办理续展,宽展期6个月,此外有6个月复活期,续展有效期10年。此外,商标注册后连续3年未在当地实际使用的,任何人可申请撤销(有不可抗力等正当理由除外)。
二、商标被抢注的应对措施
(一)律师函商标遭遇抢注后,在对抢注商标提起正式反对措施前,被抢注人可以向抢注人发送律师函(或警告函),要求其主动撤回或注销抢注的商标等。该律师函程序虽非必经程序,但为当地通常做法,律师函往往能起到促使抢注人主动寻求洽谈、降低转让对价或者放弃争议程序等效果。
(二)异议
如果被抢注的商标仍在马来西亚商标异议公告期内,企业可以通过向马来西亚知识产权局提出异议请求,避免已被 抢注的商标发生效力或产生影响。在异议公告期间,任何利益相关人均可向马来西亚知识产权局提出异议。
(三)无效宣告
如果企业商标在马来西亚遭遇抢注,无效宣告程序是较 为常用的解决途径。根据马来西亚《2019商标法》可以向马来西亚高等法院对已注册商标提起无效宣告申请,但在先商标权利人同意过共存或通过诚实使用注册共存的商标,则无法基于在先权利提出无效宣传。一般情况下,马来西亚需要在商标注册之日起 5 年内提出无效宣告请求。如果注册商标是通过欺诈手段获得或违反《2019商标法》第23条第5款第 1、3、4、5 项,则不限定 提出无效宣告请求的时间。
(四)不使用撤销
如果被抢注商标注册满 3 年未使用的,还可以根据马来西亚《2019 商标法》第46条对其提起连续不使用撤销申请。马来西亚商标撤销申请为司法诉讼程序,应向马来西亚高等法院提起诉讼,一般需耗时6-12个月。
(五)双方协商
商标遭遇抢注后,在向官方对抢注商标提起正式异议或撤销或无效等措施前,被抢注人可以和抢注人协商商标转让,或是要求抢注人主动撤回申请中的抢注商标或注销已注册的抢注商标。协商可以在尚未启动对抢注商标反制措施前进行,也可以在对抢注商标提起异议或撤销或无效等程序中同时进行,以便作为施压手段增加谈判成功率。
三、商标被侵权的应对措施
(一)律师函
发现商标遭遇他人侵权后,在提起侵权诉讼前,商标权利人(包括商标所有人及其代理律师、许可协议约定有权警告的商标被许可使用人及其代理律师)可以向侵权人发送律师函,要求其停止侵权并对其造成的商业损失进行赔偿。该程序虽非侵权诉讼前必经程序,但为当地通常做法。
(二)调查取证
在提起侵权诉讼前,商标权人可以提前对侵权行为调查取证。提前进行调查取证虽非侵权诉讼前必经程序,但是提高后续诉讼等程序胜诉率的重要措施。调查取证分为线上与线下市场调查两种模式,权利人可结合实际被侵权情况选择对应的调查方式,一般需要委托当地律师或专门的调查公司进行调查取证。
(三)调解或仲裁
调解或仲裁并非在马来西亚对抢注商标提起诉讼前的必经程序。在马来西亚当地实践中,较少当事人选择行政调解或仲裁程序解决争议。
(四)行政投诉
依据马来西亚《商品说明法》,商标权利人可向马来西亚国内贸易、合作社与消费部执法分部投诉侵权行为。马来西亚国内贸易、合作社与消费部执法分部执法员有调查侵权行为、搜集侵权信息、扣押侵权产品并对侵权人罚款等权利。
(五)法庭诉讼
商标权利人(包括商标所有人,独占许可被许可人和经授权的非独占许可被许可人)可向马来西亚高等法院对侵权行为提起司法诉讼。马来西亚提起商标侵权诉讼时限为商标权利人发现商标侵权行为日起6年内,侵权诉讼有法官下发判决,无陪审团。该国商标侵权诉讼一般需耗时1-2年。
(六)商标边境保护措施
马来西亚皇家海关并无正式的海关备案制度,但基于TRIPS协定,马来西亚《2019商标法》规定该国知识产权局 商标处提供备案登记服务,商标注册人可以向商标处申请限 制侵权产品进口。该登记申请自核准日起60日内有效,注册人提前撤回除外。在60天有效期内,侵权产品进口将被禁止。
来源:浙江省知识产权保护中心